Юридическая экспертиза нематериальных активов в трансграничных частноправовых отношениях

Актуальность темы

исследования. В современном обществе высоких технологий предприниматели по всему миру стали уделять больше внимания защите своих нематериальных активов. Нельзя не отметить усилившуюся в последнее десятилетие тенденцию в экономике всех стран мира — коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, и все большее их вовлечение в хозяйственный оборот. В качестве инструмента, предваряющего заключение крупных сделок, участники хозяйственного оборота всё чаще обращаются к проведению комплексной правовой-проверки-due diligence. В' настоящее время огромное количество* компаний обладают большими нематериальными активами. Таким образом, при проведении юридической* экспертизы внимание должно уделяться, не только-материальным активам компании, но и, едва ли не в большей степени, проверке защищенности прав на объекты интеллектуальной собственности компании-правообладателя.

Несмотря на то, что актуальность юридической экспертизы, в сфере интеллектуальнойсобственности (далее — ЮЭИС) несомненна, в российской юридической науке целенаправленного цивилистического исследования в данной, области предпринято не было. Остаютсянерешенными многочисленные вопросы, в частности: каково содержание дефиниции ЮЭИС и возможно ли дать адекватный перевод с английского языка на русский термина «due diligence" — каково содержание и методика проведения процедуры ЮЭИСдолжно ли государство каким-либо образом пытаться контролировать порядок проведения этой процедурывозможно ли выработать единые общие рекомендации по проведению' ЮЭИС, равнозначно подходящие для любого объекта интеллектуальной» собственностикаков объем ответственности лиц, проводящих данного рода проверки и др. Исследование доктрины и практики показывает, что в настоящее время ЮЭИС в РФ рассматривается более как инструмент экономической, нежели правовой науки.

Целью настоящего исследования является комплексный анализ ЮЭИС, применительно к трансграничным частноправовым отношениям, нормативной и теоретической основы, механизма реализации, правоприменительной практики, возникающих при этом теоретических и практических проблем в праве РФ, и формулирование на основе анализа предложений по уточнению юридических терминов, а также совершенствованию действующего российского законодательства и практики его применения.

Указанные цели обусловили постановку следующих задач:

— установить соотношение юридических терминов: «нематериальные активы» и «интеллектуальная собственность» параллельно в российском и американском праве по следующим^ критериям: содержание, правовое закреплениеанализ международных соглашений, регулирующих вопросы, связанные с исследуемыми терминами;

— определить, порядок формирования оценки объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов на основе общепринятых трех методов оценки: рыночного, стоимостного и доходного;

— сформулировать дефиницию и определить содержание понятия «юридическая экспертиза в области интеллектуальной собственности» посредством анализа норм российского законодательства по этому вопросу, положений основных международных соглашений, научного опыта и правоприменительной практики зарубежных стран, прежде всего, США;

— установить перечень материально-правовых и типовых коллизионных норм, применимых к процедуре проведения ЮЭИС;

— выявить, как связана ЮЭИС с нормами права интеллектуальной собственности и международного частного права, провести теоретическую разработку двухуровневой системы ЮЭИС;

— выработать рекомендации и предложить алгоритм общего порядка проведения юридической экспертизы в трансграничных частноправовых отношениях вне зависимости от специфики анализируемого объекта интеллектуальной собственности.

— обозначить вопросы, ещё требующие решения на доктрисес^альном и правоустановительном уровне, возникающие при проведении к>зр^иДическои экспертизы трансграничных нематериальных активов в РФ.

Объектом исследования в диссертационной работе являются общественные отношения в связи с осуществлением юридической^{экспертизы} нематериальных активов компании (а именно относящиеся к числу объектов интеллектуальной' собственности) в трансграничных частБС"оправовых отношениях.

Предметом исследования" являются положениямеждхз^ь1аРоднь1Х соглашенийнормы национальных нормативно-правовых акто^в разных государствнормы международного частного права, гражданского хз^рава и его подотрасли- - права интеллектуальной собственности и нормы иныс^с отраслей российского праваправоприменительная практика, прежде всего судебная, касающаяся различных аспектов правового регулирования интелл^^сгУальнои собственностироссийские и зарубежные статистические данны<^5 научные публикации по исследуемым проблемам международногочастногоправа и интеллектуальной собственности как российских, так и зарубежных ^-^торов.

Методыисследования. Помимо общенаучных методов, ис-следования (исторического, логического, системного, функционального), анализу рассматриваемых отношений применяются и методы правовыс^с наук, в частности, метод сравнительного правоведения и формально-кх?рИДическии метод.

Степень научной разработанности выбранной темы исс-ЛеДования'.

Среди российских и зарубежных исследователей, внесших значимСЕ"хи вклад в разработку проблем международного частного права и. международгжг0оГО права интеллектуальной собственности необходимо назвать: —Адуева, Л. П. Ануфриеву, Б. С. Антимонова, М. М. Богуславского, А. ИЕ— ЦЗаксберга, Э. П. Гаврилова, С. А. Горленко, М. М. Городисского, Г. К. .^флитриеву, В. А. Дозорцева, Д. Дрюза, Я. Кокберна, Ж. Клозек, Дж. Кохена, Д1- Липцик, А. Л. Маковского, П. Б. Мэггса, М. И. Никитину, Е. А. Павлову, И. В— Оавельеву,.

А.П. Сергеева, В. И. Серебровского, Д-М. Сутулова, М. Хилдебранд, С. А. Чернышева, B.JI. Черткова, A.A. Шестимирова, А. К. Юрченко и др. При этом следует отметить, что большинство исследований затронули вопрос юридической экспертизы нематериальных активов компании лишь косвенно, будучи сосредоточенными на иных аспектах исследования охраны интеллектуальной собственности в трансграничных отношениях.

Диссертационные работы А. И. Абдуллина, Б. М. Асфандиарова, С. А. Барышева, И.С. Волкова^ М. А. Коломейцевой, — С. М. Мирзоян, A.C. Мальцева и других авторов внесли вклад в развитие теории права интеллектуальной собственности и международного частного права. Таким образом, приходится констатировать отсутствие цивилистических исследований, в том-числе диссертационных работ, в области международного частного права и международного права интеллектуальной собственности по вопросу проведенияюридической экспертизы, нематериальных активов компании.

Анализ современного, уровня изученности темы исследования -«Юридическая экспертиза нематериальных активов в трансграничных частноправовых отношениях» — позволяет отметить всплеск интереса в данной проблематике. Исследования* непосредственно в даннойобласти проводят следующие российские и зарубежные авторы: В. Ансон, В. Брэди, П. Э. Геллер, О. Глинский, Э. Мейлман, С. Харитова и др. Тем не менее, число исследований в РФ чрезвычайно мало, они не носят комплексного характера, авторы исследований часто ограничиваются высказыванием размышлений лишь по отдельным правовым вопросам процедуры ЮЭИС.

Повышение интереса к тематике международного частного-права в срезе права интеллектуальной собственности, особенно отчетливо проявляющегося в последние годы, вызвано стремлением РФ вступить во Всемирную торговую организацию (далее — ВТО). Как известно, членство в ВТО требует, в том числе, и модернизации национального законодательства об интеллектуальной собственности, что отразилось в принятии Четвертой части ГК РФ.

Научная новизна исследования. Диссертация представляет собой комплексное монографическое исследование вопросов ЮЭИС в ситуации трансграничных отношений, в котором последовательно проанализирован опыт и практика РФ и США по данному вопросу, выработаны рекомендации по усовершенствованию отечественного законодательства и предложен общий план проведения экспертизы.

Проведенное автором исследование позволило сформулировать, и обосновать следующие основные положения, выносимые на защиту:

1.В связи с тем, что-в Российской Федерации и других государствах отсутствует законодательное закрепление дефиниции «юридическая экспертиза в области интеллектуальной собственности» (далее — ЮЭИС), равно как отсутствует и единое мнение по этому поводу в доктрине государств, предлагается ввести в оборот следующую формулировку: ЮЭИС — это система аналитических и оперативных мероприятий, направленных на всестороннюю проверку законности и коммерческой привлекательности объектов интеллектуальной собственности компании-правообладателя и её ближайших конкурентов, осуществляемых до заключения планируемой сделки, с целью избежать или максимально снизить существующие предпринимательские риски.

2. Предлагается ввести термин «трансграничный нематериальный актив» (далее — актив) и для единообразного понимания участниками хозяйственного оборота обозначить его признаки: (а) возможность являться объектом, (исключительное) право на который может быть передано в сделках международного характера- (б) принадлежность актива лицам из разных государств- (в), отсутствие материально-вещественной формы- (г) возможность определения* стоимости (оценки) актива- (д) способность к отделению (идентификации) от других активов- (е) способность приносить экономическую выгоду- (ж) наличие у актива срока полезной службы (устанавливается как юридическая фикция) — (з) наличие юридической защиты (факультативный признак).

3. Считаем обоснованным применять в отношении «объема охраны прав» следующие коллизионные привязки: lex loci protectionis — применение права государства, на территории которого испрашивается охрана этих прав — в качестве генеральной привязки для регистрируемых и нерегистрируемых объектовlex originis — применение права страны происхождения автора (личный закон) или произведения (закон места первого опубликования) — в качестве субсидиарной привязки для нерегистрируемых объектов.

4. Для достижения предсказуемости коллизионно-правового регулирования5 (в т.ч. при проведении ЮЭИС) необходимо законодательно уточнить перечень вопросов, входящих в статут интеллектуальной собственности, определяемый следующими коллизионными привязками: lex loci protectionis и lex originis. Сферу применения привязки lex loci protectionisограничить вопросами определения содержания, перечня исключительных/личных неимущественных прав (со-)авторасрока действия правпорядка, условий, момента прекращения прав. Сферу применения привязки lex originis — ограничить вопросами определения порядка, условий, момента, места возникновения исключительных/личных неимущественных прав у первоначального. правообладателя авторских/смежных прав.

5. В* силу того, что установление фактов нарушения интеллектуальных прав — одна из целей ЮЭИС, представляется обоснованным применять классическую привязку lex loci delicti commissi — закон места причинения вреда — по вопросам нарушения интеллектуальных прав для определения: 1) оснований привлечения к ответственности- 2) способности лица нести ответственность- 3) объема и размера возмещения вреда. Также в качестве альтернативной привязки для установления1 объема и размера возмещения вреда предлагается применять — закон страны, позволяющий наилучшим образом обеспечить восстановление нарушенных прав (при условии, что судом установлен факт распространения контрафактных материалов на территории данного государства).

6. Представляется целесообразным принятие в Российской Федерации федерального закона о процедуре проведения трансграничной юридической экспертизы (далее — ЮЭ), который закрепит: (а) особенности проведения ЮЭ в трансграничных отношениях- (б) специальную терминологию- (в) процедуру, принципы, сроки, условия оплаты, круг лиц, правомочных проводить ЮЭ- (г) перечень видов конфиденциальной информации и случаи её раскрытия при проведении ЮЭ- (д) проект типового соглашения о проведении ЮЭе) типовой проект отчета, представляемого по завершению' ЮЭж) ответственность лиц, участвующих в ЮЭ.

7. Обобщение практики Российской Федерации и других государств привело к выводу о том, что к настоящему времени в трансграничных отношениях сформировались устойчивые и единообразные правила проведения процедуры юридической экспертизы, которые возможно квалифицировать в качестве устоявшейся деловой практики. Необходимо разработать типовой документ, обобщающий" эту практику (по примеру ИНКОТЕРМС) на уровне международной организации (напримерВОИС).

Теоретическая^ и практическая значимость исследования состоит в следующем:

— научные положения, сформулированные в диссертации, могут послужить дополнительным источником информации для законодателя при разработке в РФ проекта федерального закона о процедуре проведения трансграничной юридической экспертизы;

— исследование и его результаты могут быть использованы в научной и учебной работе в системе ФИПС, в системе РАН и в высших учебных заведениях Минобразования России, а также в практической деятельности юристов в процессе участия в ЮЭИС и будут полезны не только для специалистов в области международного частного права, но и для юристов, работающих исключительно в рамках национального права;

— анализ существующего законодательства и новейшей судебной практики США может послужить дополнительным источником информации для частного случая подготовки к проведению юридической экспертизы в области интеллектуальной собственности американской компании;

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование выполнено и обсуждено на кафедре международного частного права Московской государственной юридической академии имени O.E. Кутафина. Отдельные результаты исследования были предметом обсуждения на заседаниях дискуссионного клуба кафедры* международного частного права МГЮА имени O.E. Кутафина. Положения диссертационной' работы изложены автором в научных публикациях по теме диссертации.

Структура-диссертации-обусловлена-целями и задачами исследования’и соответствует логике построения научного исследования. Диссертация состоит из введения,.трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка использованных нормативных правовых актов и научной литературы, приложений.

Выводы к третьему параграфу третьей главы:

1. Следствием, отсутствия законодательного регулированияпроцедуры ЮЭИС является наличие «открытых» нерешенных и проблемных вопросов в данной области.

241 URL: http://www.privmtlaw.ru/page2.html (дата обращения: 26 сентября 2010 г.).

242 См. об этом:. Currie В. Ор. cit: Р. 70.

2. Одним из предлагаемых путей решения проблемы является издание квазинормативных актов, которые на короткий срок смогли бы заполнить существующий правой вакуум в данной области юриспруденции.

3. Для урегулирования трансграничных коллизий в США существует такой правовой инструмент, как метод отделения «подлинных» от «ложных» коллизий законов, который также полезно было бы ввести в российскую правовую науку и практику.

Заключение

.

В результате проведенного исследования автором было отмечено, что в настоящее время среди участников хозяйственного оборота стало уделяться большее внимание защите своих нематериальных активов. Процесс глобализации мировой экономики^ оказывает влияние на заключающиеся сделки. Так, приобретение прав наобъекты интеллектуальной собственности сегодня больше не редкость, и, как следствие, возросло <�¦ количество" трансграничных сделок по приобретению интеллектуальных прав, которые-наравне с работами' и услугами также участвуют в гражданском обороте. В1 связи с этим автором сделан вывод о целесообразности дополнить п. 3 ст. 1 ГК РФ и изложить в следующей редакции: «Товары, услуги и финансовые средства,* имущественные (интеллектуальные) права свободно перемещаются на всей территории РФ». Данное уточнение, по мнению автора необходимотак как регулирование интеллектуальных прав5 специфично и не совпадает по содержанию ни с одним из названных в статье объектов.

Данные статистики свидетельствуют отом, что в РФ заключается значительное количество договоров связанных с распоряжением исключительным (имущественным) правом. В 2009 г. зарегистрировано 3000 договоров об отчуждении' исключительного права на товарные знаки, в результате которых исключительное право было передано в отношении 6121 товарного знака, из них: 4888 или 79,9% являлись товарными знаками российских правообладателей и, 1233 или- 20,1% — товарными знаками иностранных правообладателей. Что касается лицензионных договоровто из 4916 договоров, зарегистрированных в 2009 г., количество товарных знаков российских правообладателей составило 5902 или 64,5%, в то время как количество товарных знаков иностранных правообладателей — 3255 или 35,5% соответственно. Таким образом, автор полагает целесообразным отметить, что продолжилась тенденция увеличения количества случаев отчуждения прав на товарные знаки, в связи с которыми правообладателями были выданы разрешения на использование (9157 или 59?9% от общего количества товарных знаков), по сравнению с количеством уступленных товарных знаков (6121 или 40,1% от общего количества товарных знаков). Сравнение с аналогичными данными за 2008 г. (8807 или 56,5% и 6767 или 43,5% соответственно) позволяет предположить, что для правообладателей более привлекательной формой получения4 дохода? остается? лицензия, а не отчуждение товарного знака. Необходимо? отметь, что в приведенные цифры, статистикине включеныданные, в отношении объектов, охрана которых возникает без соблюдения? каких-либо формальностейно, темнееменееподтверждает приведенный? ранее вывод об оборотоспособности имущественных (интеллектуальных) прав;

Резонансом на интерес предпринимателей к правам на результаты интеллектуальной! деятельности является: потребность в проведении комплекснойшроверки степени4 защищенности интеллектуальных. прав, или такл называемая процедура IP due diligence (юридическая" экспертиза в области интеллектуальной собственности):.

ЮЭИС — достаточно новый инструмент, применяемые на практике для проведениям юридической^ проверки* вобласти интеллектуальной, собственности на рынке России с возникновением которого появляются, и специфические проблемы, связанные с его применением:. Так, существует путаница в терминологии, в частноститермины «интеллектуальная собственность» и «нематериальные активы"'зачастую используются как. синонимы, т. е. слова с одинаковым! лексическим*значением:. Чтобыдоказать обратное автором было проведено? сравнительноеисследование обозначенных понятий: в доктрине и* праве: РФ и США, а. также способность обозначаемых этимитерминами явлений выступать в качестве объектов-оценки.

URL: http://wwwl.rips.ru/wps/wcm/connect/content ru/ru/otchetv/otchet 2009; gl (дата обращения: 05 мая 2011 г.) .

В настоящее время перед государствами стоит проблема создания эффективной системы правового регулирования отношений в области проведения проверки прав на объекты интеллектуальной собственности. Однако на сегодняшний день можно констатировать, что законодательство, способное урегулировать обозначенные правоотношения, ни в РФ, ни в США еще в достаточной степени не сформировалось, несмотря на то, что в США уже на протяжении многих лет процедура ЮЭИС широко применяется, практикующими специалистами и-обсуждается в научных кругах.

Безусловно, сам факт недавнего обновления^{российского} законодательства в области интеллектуальной собственности — принятие четверной частиГК РФ и присоединение РФ к важнейшим^ универсальным международным конвенциям по вопросам’международного частного права и-, интеллектуальной собственности, является позитивным. Но в то же время новые задачи, которые возникают перед обществом в лице его участников, требуют поиска новых путей решенияв том числе, новых инструментов решения таких задач'. Одним, из таких инструментов, без сомнения, является процедура ЮЭИС.

В' связи с обозначенным автором^ была поставлена цель: провести комплексный анализ порядка проведения юридической экспертизы нематериальных активов компании в РФ и США, в том, числе, ее нормативной и теоретической основы, правоприменительной практики, возникающих при этом теоретических и практических проблем в праве обоих государств. Наиболее эффективным инструментом стало использование сравнительно-правового метода.

Основное внимание в работе было уделено совершенствованию понятийного аппаратаопределению содержания термина «юридическая проверка в области интеллектуальной собственности», а также исследованию правового регулирования вопросов, в связи с интеллектуальной собственностью в рамках указанной процедуры.

Разработка формулы определения ЮЭИС является необходимым условием для дальнейшего правового исследования. В результате проведенного анализа используемых отечественными и зарубежными ученых дефиниций автор отметил существенные различия в способах определения (наличие нескольких вариантов определения одного и того же явления, выработанных для того, чтобы решать различные задачи), а также в используемой терминологии (IP due diligence, IP audit). Отмечено, что одним из оснований такого многообразия является различное понимание содержания норм права интеллектуальной собственности, международного частного права в РФ и в зарубежных странах.

По мнению автора, наиболее удачным является следующее определение: ЮЭИС — система аналитических мероприятий (контроль документооборота при оформлении прав на объекты интеллектуальной собственности) и оперативных мероприятий (направление запросов в государственные органы, например, в ФИПС), направленных на всестороннюю проверку законности и коммерческой привлекательности объектов интеллектуальной собственности компании-правообладателя- (а также ближайших конкурентов) до заключения планируемой сделки с целью избежать или максимально снизить существующие предпринимательские риски.

Использование инструмента ЮЭИС на практике имеет большое общественное значение для каждого, государства в современной мире, и наиболее перспективными для правового регулирования таких отношений являются унифицированные материально-правовые нормы, так как в международном праве интеллектуальной собственности коллизионное регулирование не является типичным. Принимая* во внимание роль материально-правовых норм в регулировании вопросов интеллектуальной собственности, необходимо: привлечь как можно большее число стран к выработке указанных норм посредством международных договоров, что обеспечить их единообразное применение.

В то же время, нельзя отказываться от коллизионно-правового метода регулирования. В области интеллектуальной собственности в рамках международного частного права мировым сообществом выработано несколько формул прикрепления: lex loci protectionis, lex originis. Для того, чтобы обеспечить охрану прав интеллектуальной собственности на территории двух и более государств представляется необходимым: выработать специальные коллизионные привязки для регистрируемых и нерегистрируемых объектов интеллектуальной собственности, сузить сферу действия подлежащего применению иностранного права строго определенным кругом вопросов и др.

Помимо отмеченного в работе, ЮЭИС подразумевает проведение анализа, исследование различных объектов интеллектуальной собственности, которые имеют свои отличительные черты, и автору не представилось возможным охватить все эти аспекты в рамках одного исследования.

Как отмечалось, для российской правовой науки отношения в ЮЭИС являются относительно новыми, ив силу этого существует еще много нерешенных вопросов. Одним из предлагаемых путей решения проблемы восполнения недостатков правового регулирования в рассматриваемой сфере автору диссертационного исследования представляется издание квазинормативных актов, которые на короткий срок смогли бы заполнить существующий правой вакуум в. данной области юриспруденции. Кроме того, многие вопросы находят свое отражение в нормах различных отраслей права и не направлены на специальное урегулирование таких отношений. Тем не менее, на наш взгляд, существует потребность в принятии федерального закона «О процедуре проведения трансграничной юридической экспертизы», в рамках которого был бы уточнён понятийный аппарат, принципы, порядок, сроки проведения, круг субъектов и объектов юридической экспертизы.